Чи можна заборонити використовувати торговельну марку, маючи дозвіл лише на її використання?

Михайло РАБІНОВИЧ,
адвокат, керуючий партнер Адвокатського об’єднання «IL Group»

У практиці спорів стосовно використання торговельних марок між виробниками товарів та надавачами послуг трапляються непоодинокі випадки, коли судовому процесу передують письмові претензії приблизно такого змісту: «Доброго дня! Торгова марка «М», яку ви наносите на упакування товару «Сік», на наше переконання, є схожою до ступеня сплутування із торговою маркою «А», що охороняється свідоцтвом України за № 000 від 01.01.2000 року та використовується для маркування аналогічного товару «Сік». Тому для можливості подальшого використання торгової марки «М» пропонуємо Вам придбати у нас ліцензію на використання торгової марки «А», або ми заборонимо через суд використання торгової марки «М».

Правомірність звернення до суду ліцензіата на підставі ліцензійного договору

Як свідчить досвід, при повному ігноруванні таких претензій або у випадку відвертої відмови на придбання ліцензій (це ж наша торгова марка, чому ми маємо отримувати від когось дозвіл на використання, іще й не її, а іншої, нібито «схожої») власник або користувач торговельної марки (частіше останній) звертається до суду з позовною заявою, в якій висуває вимоги заборонити особі, що використовує торговельну марку «М» надалі здійснювати таке використання, а також, зазвичай, ще й вилучити з цивільного обороту та знищити всю продукцію, яка маркована цим знаком. Примітно, що в таких спорах бувають випадки, коли особа, яка пред’являє позов, є не власником знаку, а його користувачем за ліцензійним договором (тобто, ліцензіатом).

У контексті даної статті нас цікавитиме саме такий випадок, а тому спробуємо проаналізувати правомірність звернення із приведеним вище позовом до суду ліцензіата на підставі ліцензійного договору крізь призму положень національного законодавства, що регулює ці відносини. Так, питання набуття, реалізації та охорони прав на знаки для товарів і послуг регулюються положеннями Глави 44 Цивільного кодексу України (надалі – ЦК України) та профільного Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» (надалі — Закон України № 3689-ХІІ). Відповідно до ч. 1-2 ст. 495 ЦК України, майновими правами інтелектуальної власності на торговельну марку є:

1) право на використання торговельної марки;

2) виключне право дозволяти використання торговельної марки;

3) виключне право перешкоджати неправомірному використанню торговельної марки, в тому числі забороняти таке використання;

4) інші майнові права інтелектуальної власності, встановлені законом.

Майнові права інтелектуальної власності на торговельну марку належать володільцю відповідного свідоцтва, володільцю міжнародної реєстрації, особі, торговельну марку якої визнано в установленому законом порядку добре відомою, якщо інше не встановлено договором. Згідно з ч. 1 ст. 427 ЦК України, майнові права інтелектуальної власності можуть бути передані відповідно до закону повністю або частково іншій особі.

Способи розпорядження майновими правами

Приписи статті 495 ЦК України вказують, що як право власника дозволяти використовувати знак, так і право перешкоджати та забороняти неправомірне використання такого знаку третім особам, є його виключними правами. Глава 75 ЦК України регламентує порядок та способи розпорядження майновими правами інтелектуальної власності. Так, у відповідності до ч. 1 ст. 1107 ЦК України, розпоряджання майновими правами інтелектуальної власності здійснюється на підставі таких договорів:

1) ліцензія на використання об’єкта права інтелектуальної власності;

2) ліцензійний договір;

3) договір про створення за замовленням і використання об’єкта права інтелектуальної власності;

4) договір про передання виключних майнових прав інтелектуальної власності;

5) інший договір щодо розпоряджання майновими правами інтелектуальної власності.

Відповідно до ч. 1 ст. 1109 ЦК України, за ліцензійним договором одна сторона (ліцензіар) надає другій стороні (ліцензіату) дозвіл на використання об’єкта права інтелектуальної власності (ліцензію) на умовах, визначених за взаємною згодою сторін з урахуванням вимог цього кодексу та відповідного закону. Згідно ч. 1 ст. 1113 ЦК України, за договором про передання виключних майнових прав інтелектуальної власності одна сторона (особа, що має виключні майнові права) передає другій стороні частково або в повному складі ці права відповідно до закону та на визначених договором умовах.

Із викладеного вище вбачається, що власник свідоцтва на знаки для товарів і послуг серед обсягу прав, які випливають та охороняються таким свідоцтвом, наділений виключним правом дозволяти використовувати позначення та виключним правом забороняти його неправомірне використання чи перешкоджати такому використанню. Поряд із цим вказані права можуть бути передані власником свідоцтва іншій особі у способи, визначені законодавством.

Зазначене знаходить своє підтвердження й у нормах Закону України № 3689-ХІІ, проте вказаний закон не визначає та не конкретизує способи і порядок передання власником свідоцтва своїх прав іншій особі. Останні ж визначені у Главі 75 ЦК України, де передання (розпорядження) прав власника свідоцтва здійснюється на підставі договорів, а приписи ЦК України, зокрема, статті 1 109 та 1 113 прямо розмежовують поняття ліцензійного договору й договору про передання виключних майнових прав інтелектуальної власності та їх правову природу.

Відтак за ліцензійним договором власник може передати лише (й виключно) право використання позначення, визначивши в ньому конкретні права, що надаються за договором, способи використання зазначеного об’єкта, територію та строк, на які надаються права, тощо. Водночас, враховуючи наявність чіткої межі між правом використовувати торговельну марку та правом забороняти третім особам неправомірне її використання, яка прослідковується при аналізі ч. 1 ст. 1 107, ст. 1 109 та ст. 1 113 ЦК України, можна дійти висновку, що саме останнє право власника, будучи виключним, не можна передати за ліцензійним договором, оскільки спосіб передання цього права визначений окремою нормою, яка не регулює відносини осіб за ліцензійним договором.

Із викладеного вище вбачається, що спосіб передачі прав на торговельну марку за ЦК України залежить, у тому числі, й від виду прав, які є предметом передачі. Тобто для передання виключних прав на знак для товарів і послуг його володілець та особа, якій передаються ці права, мають укладати договір про передачу виключних прав, який регламентовано у ст. 1 113 ЦК України, оскільки за іншого підходу повністю втрачається сенс наведеного в нормах глави 75 ЦК України детального розмежування окремих правочинів, за якими можна передати ті чи інші права на торговельну марку. А тому, на думку автора статті, передача виключних прав власника знаку за ліцензійним договором (навіть за виключною ліцензією) є порушенням приписів глави 75 Цивільного кодексу України як способу передачі цих прав, відтак згідно ст. 1 109 ЦК України умови такого правочину щодо передачі та набуття виключних прав власника знаку є нікчемними, тобто недійсними в силу закону.

Як зазначалося вище, на практиці, однак, бувають випадки, коли позовна заява про заборону особі використовувати торговельну марку пред’являється не власником зареєстрованого знаку, а його користувачем, і підставою пред’явлення цього позову слугує саме ліцензійний договір, в якому сторони прописують умову про передачу останньому права перешкоджати та/або забороняти використовувати торговельну марку третім особам. За таких обставин користувач знаку для товарів і послуг фактично отримує за ліцензійним договором виключні права власника цього знаку, що, виходячи із приведеного вище аналізу, не ґрунтується на приписах законодавства.

Що говорить судова практика

У зв’язку з цим варто навести приклад із судової практики по справі № 922/2017/17, де позивач (товариство), будучи користувачем торговельної марки на підставі ліцензійного договору, звернувся до суду з позовом про заборону її використання до Відповідача (підприємство), який, нібито, використовує схожі до ступеня сплутування позначення. Підприємство заперечувало проти позову, серед іншого, й тим, що у справі позивач не наділений правом звертатися до суду із даним позовом, оскільки йому не було передано у визначений законом спосіб виключне право власника забороняти іншим використовувати зареєстрований знак для товарів і послуг.

Перші дві судові інстанції дійшли висновку, що позивач у цій справі є належним, оскільки ліцензійний договір містить умови про передачу права позивачу забороняти третій особі використовувати передану на використання торговельну марку, а сам договір є дійсним, оскільки строк його на момент розгляду справи в обох інстанціях не закінчився. У свою чергу із такими висновками не погодився суд касаційної інстанції й у своїй революційній постанові від 25.08.2020 р., якою попередні судові акти були скасовані, а справа передана на новий розгляд до суду першої інстанції (через неможливість самостійно встановлювати чи вважати встановленими обставини у справі), зазначив, що залишається нез’ясованим питання про те, на яких законодавчо визначених підставах товариство звернулося до суду з позовом про захист не переданих йому виключних майнових прав (щодо заборони незаконного використання знаку для товарів і послуг).

Як післямова

Наведений вище висновок Касаційного господарського суду, який підтверджує тезу про те, що за ліцензійним договором особа не отримує виключні права інтелектуальної власності, вселяє надію, що ситуація, коли користувач торговельної марки із власних мотивів намагається через суд обмежити господарську діяльність іншого суб’єкта господарювання шляхом отримання судового рішення, котрим останньому забороняється маркувати товар тим чи іншим знаком для товарів і послуг (оскільки наслідками такого рішення може бути кардинальна зміна торговельної марки, її концепції включно до припинення виготовлення й продажу товару або надання послуг із нею), в найближчому майбутньому буде змінена. А недобросовісні користувачі знаків для товарів і послуг за ліцензійними договорами перестануть звертатися із позовами до судів, які і без цього перевантажені, не маючи на це навіть законних підстав.

Джерело: Юридичний вісник України

Поділитися

Твітнути