Думка експерта
Чому не слід реєструвати торговельну марку одразу декількома мовами в одній заявці?
Костянтин ЗЕРОВ,
юрист, сфера права інтелектуальної власності,
кандидат юридичних наук
Навіщо реєструвати окремо різні комбінації кольорів позначення чи окремо українське / російське / англійське написання позначення (а не все разом в одній заявці), якщо «торговельна марка визнається використаною, якщо її застосовано у формі зареєстрованої торговельної марки, а також у формі, що відрізняється від зареєстрованої торговельної марки лише окремими елементами, якщо це не змінює в цілому відмітності торговельної марки» (абзац п’ятий пункту 4 статті 16 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів та послуг»), спитаєте ви? Заявляється словесне позначення, яке має різне написання українською, російською та англійською мовами. Можна ж подати одну заявку й заплатити збір за подачу в розмірі 3 200 грн (мінімально) замість 9 600 гривень. Навіщо витрачати зайві кошти?
Причини
Причина перша — спонсорство. Не вважаються рекламою: оприлюднення, виголошення в програмі, передачі імені, найменування спонсора, об’єктів права інтелектуальної власності, що йому належать. Не буде ж диктор виголошувати одне й те саме позначення тричі.
Причина друга — мова реклами. Відповідно до статті 42 Закону України «Про забезпечення функціонування української мови як державної», торговельні марки (знаки для товарів і послуг) використовуються в тому вигляді, в якому їм надана правова охорона. Аналогічний підхід міститься і в ч. 2 ст. 6 Закону України «Про рекламу»: об’єкти права інтелектуальної власності в рекламі використовуються мовою, якою їм наданий правовий захист відповідно до законодавства про охорону прав інтелектуальної власності.
Читайте також: 12 000 грн за продовження строку дії свідоцтва на торговельну марку – надто дорого
Важливо. Для цілей використання позначення через призму спонсорства та реклами повинна бути або вже зареєстрована торговельна марка, або подана заявка та оплачений збір за подачу. При цьому з практики зауважу, що окремі телерадіокомпанії вимагають, щоб подача заявки була тільки у паперовій формі (більший розмір збору за подання заявки) з метою надання розписки ДП «Укрпатент» зі штампом. Тобто, якщо ви надаєте послуги (чи виготовляєте продукцію) під назвою, що виконана латиницею, і не бажаєте супроводжувати рекламу в перекладі (чи транслітерації), вихід — реєстрація відповідної торговельної марки, словесна частина якої написана літерами латинської абетки.
Причина третя — можливість реєстрації доменного імені в зоні UA. Якщо заявка (а як наслідок, — і свідоцтво) на торговельну марку буде дво- чи тримовне, наприклад, «ліжко кровать», то й доменне ім’я в зоні .UA також буде lizhkokrovat*ua, оскільки відповідно до п. 3.3. Регламенту особливостей реєстрації приватних доменних імен другого рівня в домені .UA, приватні доменні імена другого рівня в домені .UA делегуються виключно в разі, якщо відповідне доменне ім’я повністю, або його компонент другого рівня (до знака «.», але не включаючи цей знак), за написанням співпадає зі знаком, права на використання якого на території України належать відповідному реєстранту.
Причина четверта — «багатомовність» заявки особливо не допоможе в реєстрації позначення за наявності ризиків такої реєстрації (як варіант обходу закону).
Незважаючи на те, що відповідно до п. 4.3.2.6. Правил складання й подання заявки на видачу свідоцтва України на знак для товарів і послуг, при встановленні схожості словесних позначень враховується звукова (фонетична), графічна (візуальна) та смислова (семантична) схожість, і, ніби, в нас і позначення візуально буде в два чи три рядки, і звуків, ніби, буде більше, основна (семантична) частина залишається незмінною, що в підсумку не дозволить успішно зареєструвати торговельну марку у випадку наявності тотожних або схожих настільки, що їх можна сплутати, зокрема, асоціювати, раніше зареєстрованих торговельних марок чи заявлених на реєстрацію позначень в Україні на ім’я іншої особи для таких самих або споріднених з ними товарів і послуг.
Позиція Апеляційної палати Мінекономіки
Існує низка рішень Апеляційної палати Мінекономіки, які підтверджують зазначену тезу, наприклад:
– Рішення від 13 грудня 2019 року (додаток до наказу Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України 21.01.2020 р. № 34), стосовно знака для товарів і послуг «БОСКО BOSCO».
У даному рішенні колегія Апеляційної палати відмовила Науково-виробничому підприємству «Нива» в задоволенні заперечення та залишила чинним Рішення Мінекономрозвитку від 20.03.2018 р. про відмову в реєстрації знака для товарів і послуг «БОСКО BOSCO» за заявкою m201602994. Апелянт отримав відмову реєстрації знаку для товарів і послуг за заявкою m 2016 02994 на тій підставі, що заявлене словесне позначення для всіх товарів 33 класу Міжнародної класифікації товарів і послуг для реєстрації знаків, зазначених у наведеному в матеріалах заявки переліку, є схожим настільки, що його можна сплутати зі словесним знаком «BOSCA», раніше зареєстрованим в Україні на ім’я CORA S.P.A. (ІТ) (міжнародна реєстрація № 207361 від 10.02.1958 р., територіальне поширення 13.07.1995 р.), щодо споріднених товарів. Апеляційна палата досліджувала словесне позначення «БОСКО BOSCO», що складається з двох словесних елементів, розташованих один під одним, виконаних стандартним шрифтом заголовними літерами кирилиці та латиниці, а також протиставлене «BOSCA», виконане стандартним шрифтом заголовними літерами латиниці. Дослідивши матеріали справи, Апеляційна палата дійшла висновку, що заявка m 2016 02994 не відповідає умовам надання правової охорони, оскільки знаки були визнані фонетично та графічно схожими, а товари, для яких вони використовуються, спорідненими. Протиставлювані знаки для товарів і послуг мають фонетичну схожість, що обумовлена наявністю спільної частки «bosc» та її транслітерації «боск», голосні літери в кінці загалом не впливають на фонетичну несхожість, а також графічну схожість, що полягає у виді шрифту (стандартний та потовщений), графічному відтворенні літер з урахуванням характеру літер (друковані та заголовні), алфавітом написання одного зі словесних елементів у латиниці, а відрізняються наявністю та розташуванням другого словесного елемента, що виконаний літерами кириличної абетки. Було встановлено, що протиставлені позначення мають спільну словесну частину «bosk», що надає загального враження однакового або похідного семантичного походження, що обумовлює асоціативний зв’язок між ними та смислову близькість. Також Апеляційна палата дійшла висновку, що ці товари є спорідненими з товарами 33 класу МКТП протиставленого знака, враховуючи вид товарів, їх призначення, коло споживачів та можливість виникнення у них враження про належність цих товарів одній особі;
– рішення від 12 жовтня 2017 року (додаток до наказу Міністерства економічного розвитку і торгівлі України 13.11.2017 р. № 1633), стосовно знака для товарів і послуг «СУБАЛАКТ SUBALACT». У даному рішенні колегія Апеляційної палати відмовила в задоволенні заперечення та залишила чинним ДСІВ від 16.02.2017 р. про відмову в реєстрації даного знака за заявкою m 2016 04133. Апелянт отримав відмову в реєстрації знака «СУБАЛАКТ SUBALACT» за заявкою m 2016 04133 на тій підставі, що для всіх товарів 5 класу Міжнародної класифікації товарів і послуг для реєстрації знаків (далі — МКТП) заявлене словесне позначення є схожим настільки, що його можна сплутати з: комбінованим знаком «Субалін Субалин Subalinum» (свідоцтво № 94746 від 25.07.2008 р., заявка m 2008 08351 від 25.04.2008 р.), словесним знаком «SUBALIN» (свідоцтво № 218706 від 10.11.2016 р., заявка m 2015 10204 від 01.07.2015 р.), словесним знаком «СУБАЛИН» (свідоцтво № 218707 від 10.11.2016 р., заявка m 2015 10205 від 01.07.2015 р.), словесним знаком «СУБАЛІН» (свідоцтво № 218708 від 10.11.2016 р., заявка m201510206 від 01.07.2015 р.). Апеляційна палата дійшла висновку про схожість знаків та спорідненість товарів для їх використання. Дослідивши матеріали апеляційної справи в межах мотивів заперечення, колегія Апеляційної палати дійшла висновку, що заявлене за заявкою m 2016 04133 позначення не відповідає умовам надання правової охорони. Протиставлювані знаки мають звукову схожість, оскільки в них однакове звучання складів «СУБА», що розміщені на початку слова, а звучання другої частини позначень — складів «ЛІН» та «ЛАКТ» відрізняється.
Проведений аналіз графічної схожості показав, що заявлене позначення та протиставлений знак за свідоцтвом № 94746 мають відмінності, до яких відносяться розмір шрифта та наявність зображувального елемента. Заявлене позначення схоже з протиставленими знаками за свідоцтвами № 218706, № 218707, № 218708 однаковими першими частинами «СУБА», також шрифтом та абеткою. Протиставлені знаки мають спільну частину «СУБА», що означає латинську назву аеробної бактерії, вони семантично є схожими і вказують на лікарські засоби.
Також було проаналізовано переліки товарів і послуг заявленого та протиставлених знаків, колегія Апеляційної палати дійшла висновку, що товари 05 класу МКТП, враховуючи їх призначення, коло споживачів та можливість виникнення у споживачів враження про належність цих товарів та послуг одній особі, є такими самими та однорідними (спорідненими).
Зазначені рішення Апеляційної палати, відповідно до відомостей з Єдиного державного реєстру судових рішень, не оскаржувалися в судовому порядку.
Причина п’ята — інтернет-майданчики — не суд і не наділені можливістю самостійно проводити експертизу схожості позначень і вирішувати претензію по суті. Тож, якщо:
1) веб-сайт має власну політику та команду модераторів для реагування на скарги правоволодільців (правовласників) щодо ймовірного факту порушення прав на торговельну марку (не всі інтернет-майданчики мають такі політики саме щодо торговельних марок, обмежуючись виключно питаннями авторського права);
2) правоволоділець подає претензію (скаргу) на основі «багатомовної» торговельної марки;
3) імовірний «порушник» використовує спірне позначення тільки однією мовою або з певними відмінностями.
Замість післямови
Досить висока вірогідність отримання від інтернет-майданчика відмови в задоволенні претензії в досудовому порядку з пропозицією вирішити спір безпосередньо із ймовірним «порушником» у суді. У підсумку відзначу, що реєстрація «багатомовного» позначення однією заявкою як торговельної марки дійсно може зменшити витрати на реєстрацію, але суттєво обмежить можливість використання вже зареєстрованої торговельної марки.
Джерело: Юридичний вісник України
