Судова практика
Перебіг п’ятирічного строку безперервного невикористання торговельної марки як підстави для дострокового припинення дії свідоцтва на неї не залежить від зміни її власника
5 березня 2025 р. Велика Палата Верховного Суду у справі № 910/8781/23 дійшла висновку, що дія свідоцтва про реєстрацію торговельної марки може бути достроково припинена, якщо протягом безперервного п’ятирічного періоду торговельна марка не використовувалася в Україні стосовно товарів чи послуг, щодо яких вона зареєстрована, і немає поважних причин її невикористання. Обчислення п’ятирічного періоду не залежить від зміни власника (уповноваженого користувача) торговельної марки.
Позивач стверджував, що відповідач є власником свідоцтва на торговельну марку «EUROCASH», яка не використовується ним на території України протягом останніх п’яти років, що є підставою для дострокового припинення дії свідоцтва на неї. Наявність такого свідоцтва перешкоджає позивачу отримати на території України правову охорону чотирьох власних торговельних марок із словесною частиною «EUROCASH» за міжнародними реєстраціями.
Суд першої інстанції відмовив у задоволенні позову, оскільки з дати отримання відповідачем прав на використання спірного знака для товарів і послуг від попереднього власника (25 серпня 2020 р.) станом на час звернення позивача до суду із цим позовом (5 червня 2023 р.) не сплив п’ятирічний строк безперервного невикористання такого знака.
Ухваливши нове рішення про часткове задоволення позову, апеляційний суд зазначив, що можливість дострокового припинення дії свідоцтва на знак для товарів і послуг не залежить від зміни особи власника свідоцтва.
Читайте також: Війна на фронті інтелектуальної власності. Які успіхи?
Проаналізувавши норми п. 4 ст. 18 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» та Угоди про асоціацію між Україною та ЄС, Велика Палата ВС вказала, що зазначені норми права передбачають анулювання реєстрації торговельної марки (дострокове припинення дії свідоцтва) з підстави невведення її у використання протягом п’ятирічного строку на відповідній території (невикористання в Україні). Перебіг цього строку розпочинається з дати публікації відомостей про видачу свідоцтва або про надання правової охорони торговельній марці за міжнародною реєстрацією в Україні. При цьому умов, що перебіг зазначеного строку починається наново зі зміною власника (уповноваженого користувача) торговельної марки, зазначені норми права не містять.
Подібні норми щодо анулювання прав на торговельну марку з підстави невведення її в дійсне використання протягом п’ятирічного строку містяться також в Регламенті Європейського Парламенту і Ради (ЄС) № 2017/1001 від 14 червня 2017 р. про торговельну марку Європейського Союзу (ст. 58). Практика застосування таких норм свідчить, що у зазначений п’ятирічний строк використання торговельної марки зараховуються строки її використання всіма власниками, а не лише останнім (наприклад, п. 29-31 рішення Суду справедливості ЄС від 13 жовтня 2021 р. у справі Т-12/20), що також дозволяє дійти висновків про обчислення цього строку з дати публікації відомостей про видачу свідоцтва або про надання правової охорони торговельній марці за міжнародною реєстрацією в Україні незалежно від зміни власника такої торговельної марки.
Читайте також: Торгова марка. П’ять типових помилок під час її реєстрації
Таким чином, Велика Палата дійшла висновку, що законодавство України не ставить можливість дострокового припинення дії свідоцтва на торговельну марку у залежність від зміни особи власника свідоцтва. Під час укладення відповідного договору про передачу виключних майнових прав інтелектуальної власності на торговельну марку набувач права власності на торговельну марку має оцінювати наявні ризики у зв’язку зі строками здійснення попереднім власником своїх прав на торговельну марку.
Отже, Велика Палата відступила від протилежного за своїм змістом висновку Касаційного цивільного суду, наведеного в постанові від 9 червня 2021 р. у справі № 757/34959/18-ц, відповідно до якого перебіг передбаченого у п. 4 ст. 18 Закону № 3689-XII п’ятирічного строку безперервного невикористання торговельної марки як підстави для дострокового припинення майнових прав на неї має починатися від дати отримання особою прав на використання спірного знака для товарів і послуг від попереднього власника.
Підготував Леонід Лазебний
З іншими правовими позиціями Верховного Суду, яких вже налічується понад 17 000, можна ознайомитися в аналітично-правовій системі LEX.
